廣東省高院判定——兩件“鈴木”商標(biāo)歸日本SEC株式會社

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     日本SEC會社的兩件”鈴木”商標(biāo)被合法轉(zhuǎn)讓給其前北京常駐代表。然而，由于轉(zhuǎn)讓程序違反SEC會社公司章程及日本國內(nèi)相關(guān)法律，轉(zhuǎn)讓行為被判無效，兩件“鈴木”商標(biāo)也被判回歸SEC會社。

     日本SEC電梯株式會社(下稱SEC會社)向法院提起訴訟，訴其前北京常駐代表酒井建國利用職務(wù)之便，將原本屬于會社的兩件“鈴木”商標(biāo)私自轉(zhuǎn)讓到自己手中，請求法院判令其轉(zhuǎn)讓行為無效。一審法院經(jīng)過審理，認(rèn)為轉(zhuǎn)讓行為合法有效，沒有支持SEC會社的訴訟請求。廣東省高級人民法院對本案進行審理后，認(rèn)為雖然轉(zhuǎn)讓過程合法有效，但其行為本身違反會社本身的公司章程和日本商法規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效行為，于是將兩件涉案商標(biāo)判定為SEC會社所有。 SEC會社起訴 索討兩件“鈴木”中文商標(biāo)     2006年11月30日，SEC會社向深圳市中級人民法院提起兩起訴訟，控告前北京常駐代表酒井建國利用其控制的SEC會社印章之便，擅自將SEC會社的兩件商標(biāo)秘密轉(zhuǎn)讓給自己，屬于自我代理及以合法形式掩蓋非法目的。SEC會社請求法院判令轉(zhuǎn)讓行為無效，涉案商標(biāo)應(yīng)為SEC會社所有，并要求賠償經(jīng)濟損失20萬元。

    深圳市中院經(jīng)審理查明：1998年2月，SEC會社在北京成立代表處。同年3月，酒井建國被委派至北京代表處工作。1999年1月，SEC會社委托酒井建國辦理“鈴木”中文文字商標(biāo)申請注冊手續(xù)，并于2000年7月由國家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)授予兩件“鈴木”商標(biāo)，分別為核定使用商品第7類、第37類，商標(biāo)證號分別為第148053號、第1406730號。2002年10月，SEC會社北京代表處出具商標(biāo)轉(zhuǎn)讓文件，內(nèi)容為SEC會社在中國注冊的第37類1406730號、第7類1418053號兩項“鈴木”商標(biāo)全部轉(zhuǎn)讓給日本籍酒井建國的名義下全權(quán)所有。2004年6月，經(jīng)國家工商總局商標(biāo)局核準(zhǔn)，涉案兩件商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓到酒井建國名下。

     深圳市中院同時查明：1999年6月，SEC會社在深圳注冊登記全資子公司鈴木電梯(深圳)有限公司(下稱深圳鈴木公司)，由酒井建國擔(dān)任總經(jīng)理。2004年3月，SEC會社將其子公司深圳鈴木公司股權(quán)100％轉(zhuǎn)讓給另一日本公司。并約定對方不得擅自使用"SEC"、“鈴木”商標(biāo)。同年7月，酒井建國從SEC會社辭職。此前，酒井建國以商標(biāo)許可人身份與深圳鈴木公司簽訂兩份商標(biāo)許可合同。

    法院同時查明，2004年11月、2005年2月，SEC會社委托律師分別向深圳鈴木公司及酒井建國發(fā)出警告函，要求對方停止侵犯其第1406730號、第1418053號兩件“鈴木”商標(biāo)行為；之后又在媒體上刊登公告，聲稱深圳鈴木公司沒有權(quán)利使用"SEC"、“鈴木”商標(biāo)。2006年3月，酒井建國授權(quán)深圳鈴木公司就其“鈴木”商標(biāo)受到侵害時進行訴訟。授權(quán)當(dāng)天，深圳鈴木公司即在江蘇省蘇州市中級人民法院起訴SEC會社及其蘇州合資公司蘇州鈴木電梯有限公司。同年11月，SEC會社也向深圳市中院提起商標(biāo)權(quán)屬訴訟。 一審判決認(rèn)為商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為 合法有效應(yīng)予認(rèn)定     深圳市中院認(rèn)為，本案為商標(biāo)權(quán)屬糾紛，審理的要點是轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)是否系轉(zhuǎn)讓雙方真實意思的表示或轉(zhuǎn)讓行為有無違反法律強制性規(guī)定。因為我國法律允許無償轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)，因此SEC會社以涉案商標(biāo)沒有支付對價為由主張轉(zhuǎn)讓無效的理由不能成立。該院同時認(rèn)為，涉案商標(biāo)申請注冊和轉(zhuǎn)讓等文件上均有酒井建國簽字，可以確認(rèn)轉(zhuǎn)讓行為由酒井建國經(jīng)手辦理，轉(zhuǎn)讓申請書上蓋有“SEC電梯株式會社”方形章，該方形章已經(jīng)確認(rèn)其真實性，并為SEC會社所有，應(yīng)由SEC會社保管并使用，SEC會社主張酒井建國私自加蓋其公章證據(jù)不足。

    于是深圳市中院對上述兩起案件作出一審判決，駁回SEC會社訴訟請求，涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為合法有效，應(yīng)為酒井建國擁有。一審判決后，SEC會社不服判決，向廣東省高院提起上訴。 終審法院判定轉(zhuǎn)讓行為 違反公司章程規(guī)定應(yīng)予撤銷     在二審訴訟中，SEC會社向廣東省高院提交了新的證據(jù)，這些證據(jù)包括：SEC會社于2003年8月制定的《SEC電梯株式會社章程》，其中第四章《董事及董事會》第三十一條(表決事項)“下列事項必須經(jīng)董事會同意后才能實行：……7．公司重大資產(chǎn)的處分與受讓�！弊C明轉(zhuǎn)讓行為違反SEC會社章程規(guī)定，因此無效。以及法律出版社出版的《日本公司法規(guī)范》中收錄的日本商法，證明日本法律規(guī)定，處分公司重要財產(chǎn)，董事與公司進行利益相反交易應(yīng)取得董事會同意。對于SEC會社提交的新證據(jù)，廣東省高院通過二審質(zhì)證，予以認(rèn)定。同時，酒井建國對SEC會社稱涉案商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)SEC董事會同意也沒有異議。

    廣東省高院認(rèn)為，涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓于2004年6月核準(zhǔn)公告，SEC會社到2006年11月才提起訴訟，根據(jù)我國合同法規(guī)定，即使該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同不是雙方真實意思表示，但也已經(jīng)超過一年的撤銷期限，上訴理由不能成立。

     該院同時認(rèn)為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于貫徹<民法通則>若干問題的意見》規(guī)定“外國法人以其注冊登記地國家的法律為其本國法，法人的民事行為能力依其本國法確定”。因此，SEC會社未經(jīng)董事會決議同意，轉(zhuǎn)讓公司重大財產(chǎn)的問題，應(yīng)適用日本商法予以規(guī)范。SEC會社與其簽定合同將公司重大資產(chǎn)商標(biāo)無對價轉(zhuǎn)讓給酒井建國，違反日本公司法禁止性規(guī)定。同時，根據(jù)我國有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效。

     廣東省高院于是作出終審判決：撤銷一審判決，酒井建國受讓兩件涉案商標(biāo)行為無效，確認(rèn)兩涉案商標(biāo)由SEC會社所有。